La procédure d’opposition devant l’USPTO – Paroles d’experts

Pour aller plus loin, l’IEEPI et Nadine Rocaboy vous proposent la formation suivante :

• Déposer des brevets et défendre ses droits aux USA

Paroles d’experts : Nadine Rocaboy

L’IEEPI donne la parole à ses experts, aujourd’hui Nadine Rocaboy, Conseil en Propriété Industrielle et Mandataire agréée près l’Office Européen des Brevets.

Elle nous propose une analyse sur :
La procédure d’opposition devant l’USPTO.

Après délivrance, peut-on faire opposition à un brevet américain devant l’USPTO?

Oui, aujourd’hui c’est possible. Introduites par la réforme AIA en 2012, les procédures Post Grant Review (PGR), Inter Partes Review (IPR) et Covered Business Method (CBM) permettent d’attaquer la validité d’un brevet américain devant l’USPTO. Leur grand atout est d’offrir une alternative beaucoup moins coûteuse aux actions en nullité initiées devant les District Courts. En outre, les statistiques témoignent de leur efficacité : au 31 mars 2019, si l’on se rapporte aux actions ayant fait l’objet d’une décision finale écrite, dans 63% des cas, toutes les revendications attaquées étaient jugées non brevetables.

La période d’opposition est-elle limitée à 9 mois comme en Europe ?

Oui et non. Contrairement au brevet européen, le brevet américain peut être attaqué durant toute sa vie, mais selon deux phases et selon des conditions particulières. Jusqu’à 9 mois après la délivrance, une PGR est possible. La palette des motifs est plus large que celle devant l’OEB: nouveauté, activité inventive, insuffisance de description/faisabilité, objet non brevetable (35 USC § 101), mais aussi clarté (35 USC § 112, 2^ème paragraphe), ou double-patenting. Après 9 mois ou après la fin d’une PGR, une IPR est possible, mais les attaques sont plus restreintes que celles de la PGR : les motifs invocables sont restreints à la nouveauté et à l’activité inventive sur la base seulement de publications ou brevets antérieurs. La CBM répond à des règles différentes. Cette procédure transitionnelle n’est ouverte qu’aux brevets de Business Method et ne peut être requise qu’en réponse à des accusations de contrefaçon du brevet. Pour les brevets pré-AIA, la requête peut être déposée durant toute la vie du brevet. Pour les brevets post-AIA, la fenêtre d’attaque est la même que celle de l’IPR.

La procédure devant l’USPTO ressemble-t-elle à celle de l’OEB?

Non, les deux procédures diffèrent grandement. La particularité de la procédure américaine est qu’elle se déroule en deux phases. Lors de la première phase (Pre-institution proceedings), l’opposant (petitioner) doit identifier toutes les revendications attaquées et soulever tous les motifs d’opposition. Le Patent Trial and Appeal Board (PTAB) décide de passer à la phase 2 (trial) seulement si l’opposant a montré dans sa requête : pour l’IPR qu’il existe une chance raisonnable pour que l’opposant réussisse à invalider au moins une revendication (reasonable likelihood) ; pour la PGR et la CBM qu’il existe une probabilité élevée (> 50%) pour qu’au moins l’une des revendications ne soit pas brevetable (more likely than not). Au 31 mars 2019, le taux de passage en phase 2 était de 68% dans les domaines de la mécanique, des business methods, de l’électrique et des logiciels, de 62% dans le domaine de la chimie et de 59% dans le domaine des biotechnologies et de la pharmacie. Lors de la deuxième phase  (Post-institution proceedings), le PTBA organise une conférence téléphonique avec les deux parties pour discuter du déroulement de la procédure et connaître notamment les soumissions (motions) que chaque partie envisage de déposer. Chaque partie dispose d’un délai de 3 mois pour agir et/ou répondre aux arguments de l’autre partie. L’objectif du PTAB étant de rendre une décision dans un délai d’un an (éventuellement prolongeable de 6 mois), cette phase est donc rapide et intense.  Par comparaison, en Europe, la procédure d’opposition dure en général plus de 2 ans. Une discovery limitée peut être accordée aux parties. Si l’une des parties le demande, le PTAB peut organiser en fin de procédure écrite une audience pour permettre aux parties d’argumenter oralement sur les points les plus pertinents.

Et les coûts sont-ils du même ordre?

Si on compare uniquement les taxes officielles, la procédure devant l’USPTO est beaucoup plus coûteuse qu’en Europe. En effet, les taxes d’une IPR sont de 15 500 USD  pour la phase 1 (jusqu’à 20 revendications attaquées) et de 15 000 USD  pour la phase 2 (jusqu’à 15 revendications attaquées) et celle d’une PGR ou CBM de 16 000 USD pour la phase 1 (jusqu’à 20 revendications attaquées) et de 22 000 USD pour la phase 2 (jusqu’à 15 revendications attaquées). En Europe, la taxe d’opposition n’est que de 785 € quel que soit le nombre de revendications attaquées.

Quelles sont les autres différences notables ?

Elles sont multiples. En Europe, l’opposition peut se faire de manière anonyme via un homme de paille mais pas aux Etats-Unis, où il est obligatoire de divulguer la partie réellement intéressée dans le procès (real party in interest). Aux Etats-Unis, les parties peuvent transiger et stopper la procédure à tout moment. En revanche, en Europe, la Division d’Opposition peut décider de continuer la procédure d’opposition même si les parties souhaitent transiger. Par exemple, au 31 mars 2019, le nombre de règlements entre les parties étaient de 150 en phase 1 et de 132 en phase 2. En Europe, un opposant ne sera pas empêché de soulever devant un tribunal national les mêmes arguments que ceux soulevés lors de l’opposition devant l’OEB. En revanche, aux Etats-Unis, l’opposant sera forclos de soulever les mêmes motifs ou arguments que ceux soulevés (ou qui auraient pu être soulevés) devant le PTAB, dès lors que celui-ci aura rendu sa décision. De la même manière, en Europe, rien n’empêche un opposant de soulever en opposition des arguments déjà soulevés dans des observations de tiers lors de la procédure d’examen devant l’OEB. En revanche, aux Etats-Unis un opposant a très peu de chances de passer en phase 2 s’il réitère des arguments déjà présentés lors de la procédure d’examen ou dans des observations de tiers (preissuance submissions).

Que faut-il retenir ?

Beaucoup moins onéreuses que les procès devant les District Courts, les procédures d’IPR, PGR et CBM ont fait la preuve de leur efficacité. Ces procédures sont donc des options à considérer lorsque l’on souhaite invalider un brevet américain. Dans beaucoup de cas, on pourra soulever les mêmes motifs qu’en Europe. Toutefois, les conditions d’application sont très différentes de celles de l’Europe. En particulier, le PTAB exige de présenter des arguments qui soient nouveaux et de prime abord très pertinents pour autoriser le lancement de la procédure d’opposition.

Pour aller plus loin, l’IEEPI et Nadine Rocaboy vous proposent la formation suivante :

• Déposer des brevets et défendre ses droits aux USA