La Preuve en matière de contrefaçon des droits de propriété intellectuelle – Paroles d’experts

Paroles d’experts : Me Dreyfuss-Bechmann.

L’IEEPI donne la parole à ses experts, aujourd’hui Maître Laurence Dreyfuss-Bechmann, Avocat / FIDAL.

Elle nous propose une analyse de la « Preuve » en matière de contrefaçon des droits de propriété intellectuelle.

« Le succès de l’action en contrefaçon est conditionné par la preuve de celle-ci et des préjudices subis. Il est fondamental que l’avocat et le titulaire travaillent ensemble à la recherche des preuves qui garantiront le succès de l’action ! ».

La loi met à la disposition du titulaire des moyens de preuve efficaces, qui, mise en œuvre avec l’assistance d’avocats experts devant des juridictions de plus en plus spécialisées dans ce domaine caractérisé par une haute technicité, permettent d’assurer aux entreprises le succès des actions visant à la protection effective de leur patrimoine intellectuel, favorisant ainsi l’innovation et leur compétitivité.

Comment peut être rapportée la preuve de la contrefaçon ?

En droit français, la preuve de la contrefaçon peut être rapportée par tout moyen.

Le travail de recherche des preuves nécessite une étroite coopération entre le titulaire du droit contrefait et l’avocat. Le titulaire doit faire l’inventaire de tous les éléments qui permettraient d’attester de l’existence de la contrefaçon et des préjudices qu’il subit. C’est ensuite à l’avocat de sélectionner parmi les documents communiqués les éléments pertinents attendus par le juge de la contrefaçon, qu’il sera indispensable de verser à la procédure. L’avocat spécialisé se fait le guide du titulaire dans la recherche des éléments de preuve qu’il sait déterminants pour le succès de l’action.

Ces éléments peuvent être de natures diverses et consistent généralement en des documents techniques, des photographies, des échanges de correspondances, des documents publicitaires, des attestations de témoins, des rapports d’experts et notamment d’ingénieurs brevets, des extraits de sites internet ou de simples constats d’huissier tels que des constats d’achat ou des constats de sites Internet. Il convient toutefois pour l’avocat et l’huissier spécialisé qu’il mandate d’être extrêmement vigilent quant au respect des conditions de validité des constats sur Internet, qui sont progressivement dégagées par la jurisprudence récente. Il arrive en effet que des constats d’huissier réalisés sur Internet soient annulés, vouant ainsi à l’échec les actions reposant uniquement sur ce mode de preuve. Il en est de même des constats d’achat sur Internet, pour lesquels la jurisprudence récente impose des conditions strictes à l’huissier instrumentaire afin qu’il n’outrepasse pas ses pouvoirs et qu’il se borne à des constatations purement matérielles. La jurisprudence a également récemment rappelé que si la constatation matérielle de faits à l’insu d’autrui ne constitue pas en soi un mode de preuve illicite, il en va autrement lorsque les faits commis par autrui ont été provoqués par la partie qui veut en faire état. Il convient dès lors de demeurer prudent dans la recherche des éléments de preuve.

Outre ces modes de preuve que l’on peut qualifier de communs, il existe des mesures probatoires spéciales au droit de la propriété intellectuelle qui facilitent la recherche de la preuve de la contrefaçon et de son étendue, dont la principale réside dans la procédure de saisie-contrefaçon. Les dernières réformes législatives ont également introduit un nouveau droit d’information, qui vient compléter l’arsenal des mesures probatoires offertes au titulaire victime de contrefaçon.

Quel est l’intérêt de la saisie-contrefaçon ?

La preuve de la contrefaçon et de son étendue est une preuve extrêmement difficile à rapporter sans pénétrer dans les locaux du prétendu contrefacteur et sans avoir accès à sa comptabilité. Le Code de la propriété intellectuelle organise dès lors au profit du titulaire un moyen de preuve privilégié consistant en la procédure de saisie-contrefaçon. Cette dernière peut être mise en œuvre pour tous les droits de propriété intellectuelle.

Cette mesure a longtemps constitué une spécificité du droit français enviée par nos voisins, avant que la Directive 2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle ne tende à l’étendre à l’ensemble des Etats membres de l’Union européenne.

La saisie-contrefaçon est une procédure non-contradictoire, exercée sur requête adressée au Président du Tribunal de Grande Instance. Cette entorse au principe du contradictoire est indispensable au succès de la mesure, dont les résultats seraient annihilés par les manœuvres du contrefacteur visant à faire disparaître, avant l’arrivée de l’huissier, tout élément attestant de son activité illégale. L’effet de surprise constitue une condition fondamentale à la pertinence de la mesure. L’avocat est dès lors tenu d’agir rapidement pour obtenir l’ordonnance de saisie-contrefaçon et pour mandater l’huissier chargé des opérations, comme le précise la jurisprudence récente.
En substance, la saisie-contrefaçon permet au titulaire de faire procéder par huissier, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant, et notamment les documents comptables. La juridiction peut également ordonner la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou pour mettre en œuvre les procédés prétendus contrefaisants.
Il convient toutefois d’observer que les pratiques récentes des juridictions ne tendent pas à une délivrance automatique des ordonnances de saisie-contrefaçon. Les magistrats sont de plus en plus exigeants et attendent des preuves de la titularité des droits de propriété intellectuelle et des commencements de preuve de la contrefaçon dès le stade de la requête en saisie-contrefaçon. L’avocat spécialisé doit dès lors faire preuve d’une grande rigueur dans la rédaction de la requête et de l’ordonnance et doit être attentif à la détermination des pouvoirs de l’huissier, de façon à conférer à la saisie la plus grande efficacité.

Lors de la conduite des opérations, le titulaire ne peut être présent, mais l’avocat peut prévoir dans l’ordonnance d’une part, la présence d’experts désignés par le requérant et notamment de son ingénieur-brevet  et d’autre part, des forces de police.

Il convient de préciser que la saisie-contrefaçon est une procédure spéciale encadrée par des conditions strictes posées par le Code de la propriété intellectuelle, notamment des conditions de délais. La jurisprudence a récemment rappelé que le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle ne peut détourner les mesures d’instruction de droit commun pour échapper aux conditions strictes de la saisie-contrefaçon.

En quoi consiste le droit d’information qui constitue l’une des réformes majeures en matière probatoire ?

La Directive 2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle et les lois l’ayant transposée en droit français (Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 et du 11 mars 2014 n° 2014-315 de lutte contre la contrefaçon)  ont introduit en droit français un « droit d’information » au profit des demandeurs à l’action en contrefaçon, qui consiste en une procédure spéciale de production forcée des pièces. Cette mesure peut être ordonnée même si une saisie-contrefaçon n’a pas été préalablement diligentée. La jurisprudence récente précise toutefois que ce droit d’information ne doit pas être utilisé pour palier la carence du demandeur dans l’administration de la preuve. Il est dès lors tenu d’apporter au juge des commencements de preuve de l’atteinte alléguée.
Cette nouvelle mesure probatoire permet au titulaire victime de contrefaçon d’obtenir des informations permettant de déterminer l’origine de la contrefaçon et ses réseaux de distributions. Cette mesure peut être ordonnée dans le cadre d’une action en référés ou par le juge saisi au fond de l’action en contrefaçon. Il peut également être ordonné, comme l’a rappelé la jurisprudence récente par le juge de la mise en état.
La particularité de cette mesure est de permettre d’obtenir la communication de documents et informations détenus par le défendeur à l’action en contrefaçon, mais également par des tiers ayant été trouvés en possession de produits argués de contrefaçon ou qui fournissent des services utilisés dans de prétendues activités de contrefaçon ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services. Il permet également d’obtenir des informations relatives aux quantités produites et aux bénéfices réalisés par le contrefacteur, ce qui peut s’avérer particulièrement intéressant lorsque la saisie-contrefaçon n’a pas permis d’appréhender ces documents comptables.
Cette mesure particulièrement efficace à l’encontre des contrefacteurs ne peut toutefois pas être ordonnée si elle se heurte à un empêchement légitime, tel que la force majeure ou le secret professionnel. La jurisprudence estime toutefois que le secret des affaires, ne constitue pas, en toutes hypothèses, un empêchement légitime à la mise en œuvre du droit d’information.

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