Les dispositions de la loi PACTE en matière de propriété industrielle – Paroles d’experts

L’article 118 de PACTE prévoit une modification majeure de l’article L.611-2 du code de la propriété intellectuelle et un ajout important à l’article L.612-15, relatifs au régime des certificats d’utilité. D’une part, leur durée est allongée, passant de six à dix ans, comme en Allemagne et un grand nombre de pays. D’autre part, il est ouvert la possibilité de transformer une demande de certificat d’utilité en demande de brevet, ce qui n’était pas possible jusqu’à présent. Les délais et modalités d’une telle transformation seront à préciser par voie réglementaire En effet, dans ce cas, il conviendra de prévoir l’examen de la demande de brevet. Cette nouvelle possibilité complète celle existant actuellement de transformer une demande de brevet en demande de certificat d’utilité. Les deux possibilités offrent aux déposants une plus grande flexibilité de passage et de passerelle entre brevet et certificat d’utilité. Les dispositions nouvelles entreront en vigueur à la date de publication du texte réglementaire prévu, et au plus tard à l’expiration du douzième mois suivant la publication de la loi.Tout en se félicitant de l’approbation de ces dispositions, il est permis de regretter que la réflexion n’ait pas été approfondie en vue de conférer aux certificats d’utilité (qu’il aurait été sans doute opportun de dénommer modèle d’utilité), des avantages complémentaires de ceux d’un brevet, comme par exemple un état de la technique opposable plus restreint écartant les usages antérieurs publics intervenus à l’étranger ou l’auto-divulgation dans une période de grâce.

PACTE traite de deux questions de prescription (article 124). D’une part, la prescription des actions en contrefaçon. D’autre part, celle des actions en nullité. Et, tant pour l’une que pour l’autre, pour les brevets et les marques et dessins et modèles, dans des termes identiques. Jusqu’à l’ordonnance n°2018-34 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet (JUB), la situation sur ces deux questions était analogue pour les différents droits de propriété industrielle. Mais, elle est devenue plus complexe avec l’ordonnance en question. Abstraction faite de cette ordonnance, pour les raisons que l’on comprendra par la suite, les articles du code de la propriété intellectuelle actuellement en vigueur disposent que les actions en contrefaçon de brevet (article L.615-8), d’obtention végétale, de marque (article L.716-5) et de dessin et modèle (article L.521-3) « sont prescrites par cinq ans à compter des faits qui en sont la cause », ce qui signifie à compter de la date de la réalisation des actes de contrefaçon.

En ce qui concerne les demandes en nullité, le code de la propriété intellectuelle ne prévoit aucune disposition, mais les tribunaux ont fait application des dispositions de droit commun de l’article 2224 du Code civil, modifié par l’article 1er de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, qui dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Il s’en est suivi un important contentieux, des débats nourris et des controverses sans fin sur le point de départ du délai de prescription (publication de la demande, délivrance du brevet…).

L’article 12 de l’ordonnance n°2018-34 du 9 mai 2018 a maintenu la prescription quinquennale des actions en contrefaçon de brevet mais a modifié le point de départ du délai, disposant en effet que « les actions en contrefaçon […] sont prescrites par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer ». Quant à l’article 13 de l’ordonnance, il prévoit l’insertion d’un article L.615-8-1 ainsi rédigé : « l’action en nullité du brevet est imprescriptible. » Mais l’article 23 de l’ordonnance dispose, en premier lieu, qu’elle entrera en vigueur à la même date que celle de l’entrée en vigueur de l’accord JUB signé à Bruxelles le 19 février 2013, et dont la loi n° 2014-199 du 24 février 2014 a autorisé la ratification, cette entrée en vigueur étant donc de date indéterminée. L’article 23 dispose, en second lieu, que « la disposition prévue à l’article 13 est sans effet sur une prescription déjà acquise. Elle s’applique aux actions pour lesquelles, à la date de son entrée en vigueur, le délai de prescription n’est pas encore arrivé à expiration. » Or, l’accord JUB n’est toujours pas entré en vigueur à ce jour et cette entrée en vigueur est conditionnée à la fois par la ratification de l’accord par l’Allemagne qui, elle-même est conditionnée par la décision de la Cour constitutionnelle allemande sur un recours pendant, et par les conséquences juridiques d’un éventuel BREXIT.

D’une part, PACTE maintient le délai quinquennal de la prescription des actions en contrefaçon des brevets et des autres droits de propriété industrielle mais modifie son point de départ en reprenant et généralisant la formulation de l’article 12 de l’ordonnance : les actions en contrefaçon sont prescrites par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer. Une disposition analogue est prévue en ce qui concerne la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires.

D’autre part, PACTE reprend et généralise la formulation de l’article 13 de l’ordonnance et prévoit que l’action en nullité (de brevet, marque, dessin ou modèle) est imprescriptible. Fort logiquement, PACTE abroge les articles 12 et 13 de l’ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018.

Dans ses prémices, PACTE prévoyait de permettre le dépôt auprès de l’INPI d’une « demande provisoire de brevet » se bornant à une description de l’invention, la remise des revendications étant possible dans un délai maximum d’un an. Le déposant pourrait décider d’abandonner sa demande au terme de ce délai sans formalité supplémentaire et sans divulgation aux tiers. Une telle demande provisoire serait une étape pouvant déboucher sur un brevet, mais non sur un nouveau titre de propriété industrielle. Ce serait « une première marche d’accès au brevet, en permettant aux entreprises d’effectuer un dépôt auprès de l’INPI à moindre coût et avec un minimum de formalités. Le déposant pourra ainsi se prévaloir d’une date de priorité et détailler ultérieurement ses revendications, dans un délai maximum d’un an ».

Les milieux spécialisés avaient fait valoir que le système de la demande provisoire serait inutile sur le plan juridique, observation faite qu’aucun des grands pays déposants de brevets, tels que l’Allemagne ou le Japon, ni l’office européen des brevets ne l’a adopté à l’exception des Etats-Unis depuis le 8 juin 1995, mais alors que la loi américaine reposait sur le concept du « First to Invent » abandonné en mars 2013 pour le « First to File ».

En outre, il existe déjà en droit français la possibilité d’atteindre le résultat escompté par le système envisagé. Les éléments permettant d’obtenir une date et un numéro de demande de brevet sont très limités (notamment pas d’obligation de déposer des revendications) (article L.612-2 du code de la propriété intellectuelle), la redevance de dépôt peut être acquittée dans un délai d’un mois, ce montant étant très modeste, avec bénéfice pour les « petites entités » d’un taux réduit de 50%, le ou les inventeurs peuvent être désignés dans un délai de 16 mois, et enfin le déposant dispose d’un délai d’un an pour procéder à un nouveau dépôt en France, soit directement, soit par le biais d’une demande de brevet international ou d’une demande européenne directe, bénéficiant de la date de priorité de la première demande, pour les caractéristiques techniques figurant dans celle-ci.

Les milieux spécialisés avaient fait valoir également que le système envisagé serait dangereux comme l’a montré l’expérience américaine qui enseigne qu’une demande provisoire est source de malentendus et de difficultés importantes pour les déposants non avertis, notamment du fait qu’elle ne prépare aucunement à l’extension de la demande de brevet à l’étranger, puisqu’à l’échéance du délai de priorité, le déposant ne possède aucune information sur la brevetabilité de l’invention, et que le brevet suivant la demande provisoire repose, moyennant la revendication du droit de priorité, sur le texte de la demande provisoire qui le plus souvent – sauf peut-être pour les déposants initiés – sera lacunaire, avec pour conséquence que la validité et la portée du brevet risqueront d’être contestées en cas de litige ou que le brevet ne puisse pas protéger ce qui mériterait de l’être.

Au considérant 64 de son avis, le Conseil d’État a lui-aussi relevé que l’article L.612-2 permet déjà de limiter les éléments permettant d’obtenir une date et un numéro de demande de brevet et en conclut qu’ « aucune disposition législative n’est nécessaire pour mettre en oeuvre la réforme envisagée [… ] Il conviendra de modifier les articles réglementaires du code de la propriété intellectuelle […] pour indiquer qu’une demande provisoire comprenant une description de l’invention peut être déposée, le demandeur disposant d’un délai d’un an pour compléter sa demande en y joignant ses revendications. » A la suite de cet avis du Conseil d’État, la prévision de la demande provisoire de brevet a été retirée de PACTE.

Dans son parcours législatif, le Sénat avait voté l’ajout d’un article 42bis nouveau prévoyant une procédure administrative en nullité des dessins et modèles devant l’INPI, assortie d’une procédure de recours avec effet suspensif, venant s’ajouter à l’action judiciaire en nullité prévue à l’article L.521-3-1 du code de la propriété intellectuelle. Cette procédure administrative en nullité visait à pallier la vacuité du processus actuel d’octroi des dessins et modèles, non examinés quant au fond par l’INPI. La prévision d’une telle procédure aurait permis une harmonisation et une convergence de la loi française avec les lois applicables dans nombre de pays étrangers. Il est donc dommage que cette procédure n’ait pas été retenue et il est souhaitable de l’instaurer dès que possible.

En 1992, la France a fait le choix de mettre en oeuvre les dispositions de l’article 45(2) du Traité de coopération en matière de brevet (Traité de Washington) qui dispose que « la législation nationale d’un [ ] Etat désigné ou élu peut prévoir que toute désignation ou élection dudit Etat dans la demande internationale sera considérée comme l’indication que le déposant désire obtenir un brevet régional conformément au traité de brevet régional », en l’espèce un brevet européen, ce que traduit l’article L.614-24 du code de la propriété intellectuelle actuellement en vigueur : « lorsqu’une demande internationale de protection des inventions formulée en application du traité de Washington comporte la désignation ou l’élection de la France, cette demande est considérée comme tendant à l’obtention d’un brevet européen régi par les dispositions de la Convention de Munich ». En d’autres termes, le déposant d’une demande internationale PCT qui souhaite une protection en France a l’obligation de suivre la route de l’Euro-PCT qui débouche sur un brevet européen qui pourra ensuite être nationalisé en France. En revanche, la route d’une transformation directe d’une demande internationale PCT en demande de brevet national français est exclue. Pour la rendre possible, il faudrait que soit abrogé l’article L.614-24 du code de la propriété intellectuelle, ce que les milieux spécialisés ont souhaité dans le cadre du projet de loi PACTE.
En effet, par contraste, l’Allemagne et d’autres pays européens offrent déjà ou se préparent à offrir la possibilité de désigner directement leur pays dans une demande internationale PCT, ce qui donne au déposant la possibilité de choisir entre une protection directe ou indirecte via un brevet européen.

En l’état actuel du droit, la France, et les déposants souhaitant une protection par brevet en France, souffrent donc d’un handicap compétitif que rien ne justifie sous l’angle juridique et qui ne permet pas de bénéficier des avantages qu’offrirait la désignation directe de la France. Il est vrai que cette possibilité aurait pour effet d’augmenter le nombre de demande de brevet français notamment d’origine étrangère, ce qui nécessiterait d’adapter les ressources de l’INPI en termes d’examinateurs, alors que vont se mettre en place les nouvelles procédures de brevets. Cependant, ces raisons d’organisation, bien que méritant considération, ne justifient pas que durablement la France s’impose à elle-même un tel handicap compétitif. Il est donc très souhaitable que l’article L.614-24 du code de la propriété intellectuelle soit abrogé dans les meilleurs délais.

Pour aller plus loin, l’IEEPI et Christian Derambure vous proposent la formation suivante :

• • Loi Pacte : quels impacts pour vos brevets ?