Le contentieux des brevets en France – Paroles d’experts
Publié le lundi 18 octobre 2021
Pour aller plus loin, l’IEEPI, Océane Millon de La Verteville et Grégoire Desrousseaux vous proposent la formation suivante :
Paroles d’experts : Océane Millon de La Verteville et Grégoire Desrousseaux
L’IEEPI donne la parole à ses experts, aujourd’hui Océane Millon de La Verteville, Avocat senior et Grégoire Desrousseaux, Avocat associé et Mandataire agréé près l’office européen des brevets, du cabinet August Debouzy.
Ils nous proposent une analyse sur : Le contentieux des brevets en France : quel fonctionnement, quelle efficacité ?
Le contentieux des brevets concerne-t-il certains secteurs industriels plus que d’autres ?
L’un des premiers secteurs concernés est le secteur pharmaceutique. Il concentre la majorité des référés interdiction. Le domaine des Telecoms génère aussi de nombreux litiges, opposant le plus souvent des « Patent Trolls » à des opérateurs et/ou fabricants de téléphonie mobile. Dans ces deux domaines, le contentieux français s’inscrit souvent dans un litige pan-européen ou même mondial.
En dehors de cela, tout brevet, quel que soit le domaine, peut faire l’objet d’un contentieux.
Comment débute un contentieux brevet ?
La plupart du temps, cela commence par la découverte, par le breveté, d’un produit ou procédé concurrent contrefaisant. Il fait alors réaliser une « saisie-contrefaçon » par un huissier chez son concurrent, chez les clients de celui-ci, ou même parfois sur un salon professionnel , pour obtenir des preuves et des éléments comptables. Il est donc très important de préparer ses équipes à une telle saisie lorsqu’on s’attend à la subir, par exemple lorsqu’on s’apprête à lancer un produit malgré le risque qu’il puisse être considéré comme contrefaisant. Ce type de formation à la saisie-contrefaçon est généralement dispensée par des avocats ayant l’habitude de cette mesure.
En général, le breveté agit en premier en contrefaçon et le défendeur fait des demandes reconventionnelles en nullité du brevet. Beaucoup plus rarement, celui qui veut utiliser une technologie brevetée agit en premier en nullité du brevet.
A côté de ce contentieux « classique » on trouve toutes les affaires relatives à la rémunération des inventions de salarié (généralement après une tentative de conciliation devant la CNIS), les actions en revendication de propriété de brevet, et les questions « connexes » en matière de savoir-faire, secret des affaires, parasitisme, concurrence déloyale.
Dans le cadre d’une saisie-contrefaçon, le breveté peut-t-il avoir accès à des informations qui relèvent du secret des affaires de son concurrent ?
Oui, mais une loi de 2019 sur le secret des affaires permet d’encadrer la communication de ces informations grâce à un système de « protective order » à la française : le juge peut prononcer des mesures de protection telle que : la communication de certaines informations à un nombre limité de personnes physiques dans le cadre d’un « club de confidentialité », la désignation d’un expert pour faire le tri entre les informations nécessaires à la preuve de la contrefaçon ou au calcul des dommages et intérêts et celles qui ne le sont pas, le caviardage des informations non nécessaires, etc.
On a aujourd’hui un assez bon recul sur l’application par les juges de cette loi sur le secret des affaires dans les contentieux brevet. Cela permet d’obtenir des « protective orders » de plus en plus rapidement.
Quelle est la durée d’un contentieux brevet en première instance ?
Il faut compter entre 18 et 24 mois pour arriver aux plaidoiries finales de 1ère instance sur les questions de fond (principalement contrefaçon et nullité, qui sont jugées ensemble, par le même tribunal contrairement à ce qui se passe en Allemagne). Il faut ensuite environ 2 mois pour obtenir la décision du tribunal.
La durée totale d’une procédure de 1ère instance est en réalité très variable car elle dépend des stratégies procédurales adoptées par les parties. Depuis une réforme de 2019, la plupart des questions de « pure » procédure comme l’intérêt à agir, la prescription ou la compétence, doivent être tranchées avant que les juges s’intéressent au fond du litige. D’un côté cela peut prendre du temps, d’un autre cela est plus efficace car lorsqu’on arrive aux plaidoiries finales, on se concentre sur le fond du litige. Parfois même, on n’aborde finalement jamais les questions de fond car un élément de procédure a mis fin au litige (prescription totale des demandes par exemple). Dans ce cas, le gain de temps et d’argent pour le défendeur est considérable. On le voit beaucoup dans nos dossiers d’invention de salarié.
Enfin, l’organisation de la chambre spécialisée en propriété intellectuelle au sein du TJ de Paris a énormément gagné en efficacité cette dernière année. Dans une interview récente [1], les juges de cette chambre indiquaient qu’ils n’avaient jamais rendu leurs décisions aussi rapidement.
Quelle est la durée d’un contentieux brevet en appel ? et que se passe-t-il entre le jugement de 1ère instance et l’appel ?
Les parties ont un mois à compter de la signification du jugement pour interjeter appel et il faut ensuite compter environ 2 ans pour obtenir la décision d’appel.
Mais une nouveauté mérite d’être relevée : avant 2019 le principe était qu’une décision de 1ère instance ne pouvait pas être exécutée s’il y avait un appel en cours, sauf si le tribunal octroyait expressément l’exécution provisoire. Autrement dit : jusqu’à la décision d’appel, le contrefacteur pouvait continuer à contrefaire, et n’était pas obligé de payer les dommages et intérêts auxquels il avait été condamné en 1ère instance, sauf décision contraire du juge de 1ère instance.
Aujourd’hui c’est l’inverse : l’exécution provisoire des jugements de 1ère instance est de droit. Par principe, la partie gagnante peut faire exécuter le jugement. Ce n’est que dans des cas très exceptionnels que le juge peut ordonner l’absence d’exécution provisoire.
On a gagné en efficacité.
Quel est le coût d’un contentieux brevet ?
Le coût d’un contentieux brevet dépend bien évidemment de la complexité de l’affaire.
Une étude de 2014 [2] indiquait qu’il se situait entre 85 000 euros pour un litige simple et 380 000 euros pour un litige complexe, et que le coût moyen était entre 80 000 et 150 000 euros.
D’après notre expérience, ces chiffres reflètent encore la tendance actuelle.
Qu’est-ce que le breveté peut espérer récupérer en matière de dommages et intérêt ?
Lorsqu’ils ne fixent pas directement les dommages et intérêts, les juges condamnent le contrefacteur à payer une « provision ». Par le passé, ils ordonnaient généralement une expertise pour évaluer le montant final des dommages et intérêts. Aujourd’hui, le recours à l’expertise a cessé : le plus souvent le contrefacteur est condamné à communiquer ses éléments comptables et le juge renvoie les parties à déterminer le montant final de manière amiable.
Les tribunaux français n’hésitent plus à octroyer des sommes importantes à titre de provision, qui se chiffrent parfois en millions d’euros – ou même dizaine de millions d’euros dans le secteur pharmaceutique.
Une étude récente [3] sur le contentieux des brevets en Allemagne, Espagne, France, Italie, Pays-Bas et Royaume-Uni indique que, au cours des années 2000 à 2019 incluse, les tribunaux français sont en tête, tant pour le nombre de décisions rendues que pour les montants accordés : France (380 décisions, 113 934 191 €), Espagne (79 décisions, 45 560 121 €), Italie (76 décisions, 19 191 968 €), Allemagne (29 décisions, 13 578 101 €), Pays-Bas (6 décisions, 4 833 585 €) et Royaume-Uni (4 décisions, 1 620 669 €), soit, pour ces six pays, 574 décisions accordant un montant total de dommages-intérêts de 198 718 636 €.
Le cocktail « provision importante + obligation de communiquer les comptes » incite souvent les parties à transiger entre la décision de 1ère instance et l’appel.
Pour conclure, le contentieux des brevets est-il efficace en France ?
Même si le contentieux des brevets en France est toujours un contentieux au long court (sauf en matière de référé), on peut dire qu’il a gagné en efficacité avec la récente réforme de procédure civile, et il peut conduire à des dommages et intérêts plus significatifs que dans d’autres pays d’Europe.
En outre, le taux de remboursement des frais d’avocats en France est plutôt satisfaisant : généralement autour de 40-50%, certaines décisions allant jusqu’à 60%. Dans un dossier récent, nous avons même obtenu le remboursement de 83% des frais engagés par notre client.
L’efficacité de ce type de contentieux tient aussi au fait que celui qui bénéficie d’une décision de justice favorable peut communiquer dessus, même s’il s’agit d’une décision provisoire rendue dans le cadre d’un référé-interdiction par exemple. A cet égard, les juges ont tendance à assouplir les conditions de ce type de communication en retenant de moins en moins souvent le dénigrement ou le trouble manifestement illicite, comme le révèle un arrêt récent de la cour de cassation [4].
[1] https://www.juve-patent.com/news-and-stories/people-and-business/french-patent-judges-were-conducting-patent-proceedings-faster-than-ever-before/
[2] https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/etudes-et-statistiques/etudes/dommages-interets-dans-actions-en-contrefacon.pdf
[3] P. Véron, Le prix du crime : palmarès européen des dommages-intérêts pour contrefaçon de brevet d’invention, Propriété Industrielle , n° 7-8, juillet- août 2021
[4] https://www.august-debouzy.com/fr/blog/1724-publicite-autour-dun-jugement-de-contrefacon-la-cour-de-cassation-valide-la-clemence-des-juges-du-fond
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