Modèle d’utilité, Certificat d’utilité, Short term patent – Paroles d’experts

Pour en savoir plus et aller plus loin, l’IEEPI et Christian Derambure vous proposent également la formation suivante :

• Modèles d’utilité : un ‘Petit brevet’ efficace
  

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Paroles d’experts : Christian Derambure.

L’IEEPI donne la parole à ses experts, aujourd’hui Christian Derambure, Conseil en Propriété Industrielle et Conseil Européen en brevets, marques, dessins et modèles.

Il nous propose une analyse sur le Modèle d’utilité : « Modèle d’utilité », « certificat d’utilité », « short term patent » : une alternative au brevet pour les PME et les perfectionnements mineurs ?

 

Qu’est-ce qu’un modèle d’utilité, un certificat d’utilité ou un short term patent ?

Ces expressions visent un même objet juridique, à savoir un monopole temporaire et de portée territoriale sur une invention exposée dans un fascicule comprenant une description et le plus souvent une ou plusieurs revendications et un ou plusieurs dessins.

Il est important de noter que certains pays comme les USA et le Royaume-Uni ne proposent pas le modèle d’utilité, de même que l’OEB ou l’OMPI.

Une autre distinction est, qu’à l’inverse du brevet, les principes, les règles et les procédures peuvent varier d’un pays à l’autre.

Principaux points communs aux brevets et aux modèles d’utilité :

• Un droit de PI opposable aux tiers, portant sur une invention et donc la possibilité d’engager une action en contrefaçon,
• Une portée territoriale,
• Une protection limitée dans le temps,
• Une publication ; la plupart des pays organisent la publication des modèles d’utilité ; ceux-ci sont répertoriés dans les bases de brevet, comme Espacenet.
  Compte tenu de l’inflation des dépôts de modèles d’utilité chinois, les bases de brevets sont aujourd’hui très encombrées par ces modèles d’utilité, ce qui n’est pas sans poser de grosses difficultés lors des investigations en matière d’état de la technique ; en effet, il faut savoir que dans les pays qui considèrent que les antériorités à prendre en compte pour l’évaluation de la nouveauté  et de l’activité inventive d’un brevet n’ont pas de frontières territoriales – comme la France et les pays européens -, un modèle d’utilité chinois est opposable à un tel brevet au titre du défaut de nouveauté  et du manque d’activité inventive,
• Le bénéfice du droit de priorité de 12 mois à compter d’un premier dépôt.

Principales différences entre les brevets et les modèles d’utilité :

• Un système qui n’est pas « universel », tant en ce qui concerne les pays qui l’acceptent, que les principes, règles et procédures (voir ci-dessus),
• Une durée de vie plus courte que pour les brevets, le plus souvent de 10 ans (notamment en Chine, en Allemagne, au Japon), mais, selon les pays, entre 6 ans (France) et 15 ans (Brésil)
• Une protection qui le plus souvent n’est pas possible pour certains types d’invention, comme les procédés ou les produits chimiques ; par contraste, en France, les brevets et les certificats d’utilité peuvent viser les mêmes inventions,
• Des critères de protection qui le plus souvent sont moins exigeants, par exemple parce que la nouveauté exigée n’est que relative ou que certaines catégories d’antériorités ne sont pas prises en compte (par exemple les usages antérieurs, ou la divulgation par l’inventeur dans un délai limité « délai de grâce »), ou encore parce que le niveau d’activité inventive est moins élevé, si tant est qu’il s’agisse d’un critère de protection ; par contraste, en France, les exigences de protection sont les mêmes pour les certificats d’utilité et les brevets,
• Une procédure d’examen allégée, le plus souvent formelle (pas de recherche d’antériorités), pas d’opposition ; mais on a constaté que l’office chinois commençait à examiner la nouveauté de quelques modèles d’utilité,
• Une délivrance rapide, de l’ordre le plus souvent entre 6 mois et un an,
• Un coût de dépôt très limité, les taxes étant souvent moindres que pour un brevet. De même pour les honoraires de rédaction, te texte des modèles d’utilité étant très généralement plus court et plus simple que le texte des brevets.

 

Qu’elle est l’origine du système des modèles d’utilité ?

C’est au XIXème Siècle en Allemagne qu’a été conçu le système des modèles d’utilité. Il s’agissait alors de permettre de protéger des améliorations mécaniques mineures à des produits ou outils existants.

On retrouve une trace de cette origine dans la loi chinoise qui expose qu’un modèle d’utilité chinois permet de protéger « une solution technique nouvelle, relative à la forme, à la structure d’un produit ou à la combinaison de ces deux éléments ».

De même dans la loi de l’OAPI qui vise les instruments ou objets de travail destinés à être utilisés ou les parties de ceux-ci pour autant qu’ils soient utiles au travail ou à l’usage auquel ils sont destinés, grâce à une configuration nouvelle, à un arrangement ou à un dispositif nouveau et qu’ils soient susceptibles d’application industrielle.

Et c’est ce qui explique que les inventions portant sur des procédés ou sur des produits chimiques ne sont généralement pas éligibles à une protection par modèle d’utilité.

 

Quels sont les principaux pays de dépôt des modèles d’utilité ?

Le premier pays de dépôt « hors catégorie » est la Chine. En 2014, près de 870.000 ont été déposés dans ce pays, pour l’écrasante majorité par des Chinois. Cela représente plus de 90% de l’ensemble des dépôts de modèles d’utilité au niveau mondial. On notera que si pour l’année 2014, il y a eu un fléchissement de près de 3% des dépôts de modèles d’utilité en Chine, le nombre de dépôts avait augmenté de façon très importante dans la décennie précédente, puisqu’ils n’étaient que près de 113.000 en 2004.

Le deuxième pays est l’Allemagne avec près de 15.0000 dépôts. Il est vrai que c’est ce pays qui est à l’origine des modèles d’utilité. On notera sur la décennie une légère tendance à la baisse (plus de 20.000 dépôts en 2004).

Puis, viennent la Russie (près de 15.000, en croissance depuis 2004), l’Ukraine (près de 9.500), la Corée (un peu plus de 9.000, en baisse importante depuis 2004 avec alors presque 38.000 dépôts, ce qui peut s’expliquer sans doute par la préférence donnée aux brevets), le Japon (un peu plus de 7.000, relativement stable), le Brésil (près de 2.700), l’Espagne (presque pareil) et en 10ème position, l’Italie (avec un peu moins de 2.500 dépôts).

La France arrive loin derrière, avec, pour 2014, un peu moins 450 dépôts de modèles d’utilité, dont plus de la moitié par des non-résidents.

On estime qu’en 2014, il y avait 2,7 millions de modèles d’utilité en vigueur dans le monde (en augmentation de près de 15% par rapport à 2013), dont 84% sont des dépôts en Chine, contre plus de 10 millions de brevets (en augmentation de plus de 6%).

 

Quid de dépôts alternatifs ou cumulatifs d’un brevet et d’un modèle d’utilité et de la conversion de l’un à l’autre ?

Selon les pays, on ne peut déposer simultanément que l’un ou l’autre d’un brevet et d’un modèle d’utilité, ou bien on peut cumuler les protections, le cas échéant en choisissant in fine l’une des deux protections.

Selon les pays, il est possible de transformer une demande de brevet en demande de certificat d’utilité. L’inverse n’est sans doute jamais possible, si ce n’est qu’une demande de brevet peut être étendue sous la forme d’une demande de modèle d’utilité (par exemple, le titulaire d’une demande de brevet français peut vouloir s’épargner la charge d’étendre son brevet en Chine par la voie d’un brevet et préférer un modèle d’utilité.

Lorsque l’on recherche la meilleure protection et la sécurité maximale, il est judicieux de viser une protection par brevet et par modèle d’utilité. Mais cela n’est pas toujours possible.

 

Quelle est l’effectivité d’un modèle d’utilité ?

Certains pays prévoient que pour engager une action en contrefaçon fondée sur un modèle d’utilité, il faut requérir son examen par l’office des brevets.

Comme pour un brevet, il est possible de contester la validité d’un modèle d’utilité pour manque de nouveauté ou défaut d’activité inventive, lorsqu’il y a cette exigence. Mais, le niveau d’activité inventive exigé étant plus faible que pour un brevet, la nullité peut être paradoxalement plus difficile à obtenir que pour un brevet.

Enfin, comme précédemment indiqué, dans les pays pour qui les antériorités à prendre en compte pour l’évaluation de la nouveauté et de l’activité inventive d’un brevet n’ont pas de frontières territoriales, un modèle d’utilité, comme par exemple chinois, est opposable à un tel brevet au titre du défaut de nouveauté  et du manque d’activité inventive.

 

Comment s’explique la situation chinoise ?

On peut expliquer la propension des Chinois à déposer tant de modèles d’utilité aux avantages qu’ils y voient en termes de facilité, rapidité, coût, avantages fiscaux.

On peut s’étonner que les entreprises occidentales, notamment françaises, déposent si peu de modèles d’utilité en Chine. Parmi les explications que l’on peut avancer, figure sans doute la méconnaissance des avantages procurés par les modèles d’utilité qui n’existent pas dans leur propre pays ou, s’ils existent, qu’ils ne pratiquent que très peu, comme pour les français.

 

Dans quels cas est-il judicieux d’envisager le dépôt d’un modèle d’utilité ?

• Dans des pays éligibles,
• Pour les inventions éligibles, tout spécialement relevant de la mécanique,
• Pour des produits peu ou pas inventifs et/ou à faible durée de vie, des perfectionnements mineurs,
• Lorsque les exigences de facilité, rapidité et coût sont décisives et prioritaires,
• A des fins de dissuasion,

 

Une exigence : le discernement

Compte tenu des avantages que procurent les modèles d’utilité, il peut être judicieux d’y recourir, tout spécialement les entreprises françaises.

Mais, devant les particularités de cette protection et ses limites, il importe de faire preuve du plus grand discernement.

 

Pour en savoir plus et aller plus loin, l’IEEPI et Christian Derambure vous proposent la formation suivante :

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