La réforme du droit des marques : réflexion sur les nouvelles stratégies d’exploitation – Paroles d’experts
Publié le lundi 20 avril 2020
Pour aller plus loin, l’IEEPI et Laurence Dreyfuss-Bechmann vous proposent les formations :
Paroles d’experts : Laurence Dreyfuss-Bechmann et Maxim von Rohland.
L’IEEPI donne la parole à ses experts, aujourd’hui Laurence Dreyfuss-Bechmann, Avocate et Directrice associée ainsi que Maxim von Rohland, Juriste, tous deux du Département Propriété intellectuelle et Technologies de l’information du Cabinet Fidal.
Ils nous proposent une analyse sur :
La réforme du droit des marques : réflexion sur les nouvelles stratégies d’exploitation et de défense
A quels textes doit-on les nouvelles dispositions du droit des marques ? A la loi PACTE ?
Tout d’abord l’article 124 de la loi PACTE… le délai de prescription des actions en contrefaçon est maintenu à 5 ans. Le point de départ du calcul du délai est modifié. L’action en nullité devient, quant à elle, imprescriptible.
Ainsi, les marques dont la validité intrinsèque peut être remise en cause ne seront plus « sauvées » par l’écoulement du délai de droit commun.
La loi PACTE a également été une « courroie de transmission » pour la transposition du « Paquet Marques » en droit français. En effet, l’article 201 a habilité le gouvernement à prendre des dispositions par voie d’ordonnance.
Qu’entend-on par « Paquet Marques » ?
C’est une réforme adoptée le 15 décembre 2015 par le Parlement Européen, rapprochant les législations des États membres en matière de marques. Elle est constituée du Règlement 2015/2424, modifiant les règlements 207/2009/CE et 2868/95/CE et complété par la Directive (UE) 2015/2436 modifiant la Directive 2008/95/CE.
Cette dernière devait être, en principe, transposée dans un délai de trois ans, soit avant le 14 janvier 2019.
L’ordonnance a été adoptée le 13 novembre 2019.
Est-ce essentiellement l’application de cette ordonnance qui conduit à repenser les stratégies marques ?
Oui, tous les spécialistes l’attendaient avec impatience !
Les importantes modifications introduites dans le Code de la propriété intellectuelle conduisent les praticiens qui conseillent les entreprises à réfléchir à de nouvelles stratégies.
La suppression de l’exigence de la représentation graphique du signe (L. 711-1 du CPI) devrait faciliter l’enregistrement des marques olfactives et sonores.
Ainsi, il sera intéressant de tenter de déposer ces moyens de ralliement de la clientèle en faisant appel, non seulement à la vue, mais aussi à l’ouïe, l’odorat ou le toucher.
Aujourd’hui, les professionnels ne seront néanmoins pas en mesure de garantir aux déposants un résultat toujours favorable à cet égard.
En effet, l’article L.711-1 du CPI pose une condition dont le niveau d’exigence sera plus ou moins élevé selon l’interprétation qu’en fera l’INPI. Le signe devra « permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l’objet de la protection conférée ».
Si la suppression de l’exigence de la représentation graphique permet notamment le dépôt de fichiers audio, ce qui assure un dépôt facilité des marques sonores, elle ne règle pas immédiatement tous les problèmes. En effet, nous restons malheureusement dans le flou notamment sur les modalités de dépôt des marques olfactives. Les parfumeurs, par exemple, demeurent dans l’expectative !
Y a-t-il une volonté d’encourager les dépôts de marques ?
La suppression d’une exigence correspond naturellement à un élargissement des possibilités d’enregistrement. Il s’agit bien d’un encouragement.
Il faut également approuver la nouvelle possibilité de dépôts mono-classe qui entraînera également plus de dépôts mais désignant moins de produits et services.
C’est une logique intelligente. Elle correspond à plus de protection utile et moins de protection inutile…
Qu’en est-il de l’équilibre entre les titulaires de droits et leurs « concurrents » ?
Si le dépôt d’une marque est facilité, de nouvelles procédures administratives vont quant à elle faciliter le « nettoyage » des registres en facilitant l’annulation des marques qui n’auraient pas dû être enregistrées.
Ainsi, une procédure administrative est instaurée depuis le 1er avril en matière d’actions en nullité et de déchéance de marques (L. 411-1 2° du CPI).
Ces procédures administratives vont rendre le contentieux plus simple et moins cher.
La compétence de l’INPI sera exclusive pour les actions en déchéance pour défaut d’exploitation ou pour dégénérescence ainsi qu’en nullité, lorsqu’elles sont formées à titre principal.
Les actions en nullité seront notamment fondées sur le défaut de caractère distinctif ou sur l’atteinte à des droits antérieurs tels une marque antérieure, une dénomination sociale, un nom commercial, un nom de domaine, une indication géographique, l’image ou la renommée d’une collectivité territoriale ou le nom d’une entité publique (nouvel article L. 711-3).
La demande en nullité pourra ne porter que sur une partie des produits et services (nouvel article L. 716-2-1). La logique reste distributive.
L’exigence d’intérêt à agir disparaît avec ces nouvelles procédures.
Dans les autres situations, les tribunaux judiciaires spécialisés demeurent compétents.
Cette réforme est l’occasion de rationnaliser les portefeuille de marques des entreprises : il conviendra de « déposer utile ».
Il faudra mettre en place une politique efficiente de protection tout en évitant aux entreprises de devoir se défendre dans de nombreuses procédures administratives. A l’inverse, il pourra être conseillé d’empêcher les concurrents d’obtenir des protections trop larges.
Un contentieux plus simple et moins cher, quelles conséquences ?
Il est évident que le nombre de procédures va augmenter et avec cela les demandes de preuves d’usages, que ce soit en demande pour justifier son opposition (nouvel article L. 712-5-1du CPI) ou son action en nullité (nouveaux articles L. 716-2-3 et L. 716-2-4 du CPI) ou en défense pour justifier de l’acquisition de la distinctivité ou de l’exploitation.
La procédure d’opposition a d’ailleurs fait l’objet de quelques modifications procédurales lourdes de conséquences. Ainsi, si jusqu’à présent le demandeur devait en principe être titulaire d’une marque, il suffit désormais qu’il soit titulaire d’une dénomination sociale, d’un nom de domaine, d’une indication géographique ou encore du nom d’une collectivité territoriale pour pouvoir agir.
Il est également possible de fonder sa demande sur plusieurs droits (nouvel article L. 712-4-1du CPI).
De plus, si le demandeur dispose toujours d’un délai de deux mois suivant la publication de la demande pour agir (nouvel article L. 712-3 du CPI), il a désormais un mois à compter de sa déclaration d’opposition pour déposer l’exposé de ses moyens (nouvel article R. 712-14 du CPI).
Il est donc possible de faire une opposition simplement formelle dans un premier temps, avec peu d’éléments, puis de la compléter ou de tenter une négociation dans le mois suivant.
Que peut-on conseiller aux titulaires de marques ?
L’absence de preuves d’usage constitue désormais et plus qu’avant un risque sérieux à intégrer dans le calcul de risque.
Le meilleur moyen de s’en prémunir est de se pré constituer régulièrement des preuves d’usages pour chacun des produits et services pour laquelle la marque est enregistrée, a minima pour les produits et services les plus importants.
La blockchain, si elle est fiable, trouve ici une application à fort potentiel. Imaginez un instant que l’INPI n’aie plus qu’à interroger un algorithme pour vérifier les preuves d’usage de l’intégralité d’un portefeuille de marques pour l’intégralité des produits et services qu’elles désignent…
Et inversement, quelles nouvelles stratégies peut-on envisager pour attaquer une marque ?
Les nouveaux « outils » de désencombrement des registres sont autant de nouvelles voies de libération de droits. Ils permettent de muscler les stratégies d’attaque des marques dites de réserve, de défense ou de barrage. Ces marques non utilisées vont pouvoir être attaquées à moindre coût et avec des résultats obtenus plus rapidement qu’auparavant.
La menace de telles actions, qui pourront être réalisées en très grand nombre, poussera forcément les déposants à rationaliser les stratégies de dépôt.
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