Cession / Acquisition : comment se préparer au mieux à une due diligence PI ? – Vidéo d’experts
Published on Monday March 18th, 2024
En complément, l’IEEPI et Sylvie Gamet vous proposent la formation suivante :
Vidéo d’experts : Sylvie GAMET.
L’IEEPI donne la parole à ses experts, aujourd’hui Sylvie GAMET, Evaluatrice certifiée des entreprises et des actifs immatériels, CEO de Nowall Innovation et Finantis Value.
Elle nous propose une capsule vidéo sur :
Cession / Acquisition : comment se préparer au mieux à une due diligence PI ?
Vidéo :
Version Texte :
Idéalement, dès qu’une opération de cession ou d’acquisition, que ce soit d’une entreprise, d’une branche d’activité ou uniquement de droits de propriété industrielle, il est nécessaire d’opérer une due diligence. Nous nous concentrerons ici sur la due diligence (qui peut se résumer comme étant une analyse de risques) de la PI.
Comment se passe une due diligence ?
Une due diligence n’est ni plus ni moins qu’un audit orienté « risques ».
La plupart de temps, il s’agit d’abord de collecter l’ensemble des données relatives aux droits de PI, puis d’auditer ces documents.
Cette analyse fera émerger des points d’attention qui feront l’objet probablement d’échanges entre les parties concernées et qui appelleront à certaines régularisations quand elles sont possibles, avant de procéder à la transaction.
La PI constitue souvent un actif important des entreprises, qui pose les bases de la pérennité de ses investissements R&D (si l’on parle de brevets ou logiciels) ou marketing (si l’on parle de marques) notamment. C’est un sujet qui est donc crucial.
Le cédant peut généralement craindre à ce stade que l’audit mette à jour un problème qui induise une perte de valeur, ou pire, mette en péril le deal prévu…
Comment se préparer au mieux ?
La première chose est de constituer une base documentaire de tous les sujets de PI, qui recouvre les marques, les dessins/modèles, les brevets, les logiciels mais aussi le savoir-faire, les bases de données, le secret d’affaires… Plus cette base documentaire sera exhaustive et documentée, plus ce sera rassurant pour l’acquéreur et l’auditeur. Cela implique généralement que le sujet de la PI a été considéré comme étant stratégique et de valeur pour l’entreprise.
Le cédant doit donc chercher à prouver via cette documentation que ses droits de PI ont été bien gérés et sécurisés, qu’ils protègent de façon adéquate l’activité de l’entreprise.
Cela implique alors de mener un premier audit en interne finalement pour analyser l’ensemble des droits et déceler tout éventuel problème afin de les traiter avant qu’un acheteur ne se penche sur la question.
Les principaux points de vigilance
• Pour les marques, il n’est pas rare que les marques déposées ne correspondent pas à l’usage réel de la marque. Soit parce qu’elle a été déposée il y a longtemps et ses variantes progressives n’ont pas fait l’objet de nouveaux dépôts, soit parce que l’activité a évolué et que ce qui a été protégé ne correspond pas complètement à l’activité actuelle (nature ou géographie). Parfois la marque est bien déposée mais n’a jamais été défendue. D’autres sociétés peuvent alors l’exploiter sans avoir été inquiétées. Avant une due diligence, il est primordial de remédier à tout cela en faisant de nouveaux dépôts. De même il faut s’assurer que l’entreprise auditée est bien titulaire de ces marques et non les fondateurs par exemple.
• Concernant les brevets, généralement les sociétés ont le réflexe de passer par un Conseil en PI donc la protection en elle-même est un sujet mais ne sera pas au centre de l’analyse des risques. Il s’agira de s’assurer que l’entreprise est bien titulaire des droits, si possible en pleine propriété, et qu’elle est à jour dans le maintien de ses droits ou encore des réponses à apporter dans le cadre des procédures en cours. De même, l’auditeur vérifiera que l’étendue géographique de la protection correspond à l’exploitation présente et future.Une analyse qualitative du portefeuille pourra ensuite être mise en œuvre pour cerner l’importance de certains titres en comparaison à d’autres : quels brevets sont effectivement implémentés dans les produits ? Y a -t-il eu des litiges sur ces brevets ? Comment se positionnent les concurrents autour de ces brevets ?Pour les brevets non exploités, est-il possible de les valoriser d’une façon ou d’une autre ?
Si la société n’a pas la pleine propriété de ses brevets, l’entreprise doit pouvoir justifier a minima d’accords de licence ou de copropriété qui lui permettent une exploitation de ces brevets. Dans l’idéal un transfert des droits doit être réalisé pour présenter un terrain clair. Un audit de ces contrats sera également opéré.
Autre point crucial, outre la protection octroyée, l’entreprise doit pouvoir idéalement avoir réalisé une étude de liberté d’exploitation de ses produits. Enfreint-elle des droits tiers ? Si oui, elle encourt un grave risque de contentieux, voire l’impossibilité de poursuivre ses activités.
• Pour la partie « logiciels », la logique est similaire. L’auditeur veillera à ce que le cédant est propriétaire du logiciel sans l’ombre d’un doute. Pour cela il vérifiera la chaine des droits pour s’assurer que tous les développeurs qui sont intervenus sur le code ont bien cédé leurs droits d’auteurs via leur contrat de prestation ou de travail. Par ailleurs, la part d’open source dans le logiciel en question sera également un point d’attention important. L’entreprise devra pouvoir justifier des briques open source et des licences associées surtout si ces licences ont un copyleft fort qui impose de rendre le code source public. Cela peut avoir une incidence indéniable sur la valeur de cet actif.
• Pour les bases de données, il convient de pouvoir démontrer qu’elles sont bien la propriété de l’entreprise et que les données qu’elles intègrent ont été obtenues de façon licite. De même, si elle intègre des données personnelles, sa conformité au RGPD doit être démontrée et les conditions de leur cessibilité doivent être vérifiées.
• Enfin, concernant le savoir-faire ou secret d’affaires, l’entreprise doit pouvoir justifier de la formalisation de ces aspects stratégiques, mais aussi des moyens et procédures mises en œuvre pour maintenir ces actifs secrets (par exemple, identification et formalisation des informations confidentielles ou sensibles, gestion et limitation des droits d’accès, suivi des contrats de confidentialité et données sensibles, cybersécurité, etc.).
• Un focus de l’audit portera inévitablement sur les contrats divers et variés de la société, ses accords de confidentialité, afin de vérifier la présence des clauses de PI, de leur respect ou des contraintes qu’elles peuvent générer sur les activités.
Lors d’une due diligence PI, l’entreprise doit pouvoir justifier de l’ensemble de ces points, mais pas de façon anarchique.
Hiérarchiser les documents mis à disposition
Selon le stade des relations, et pour se prémunir d’abus éventuels, il convient d’être prudent et de mettre en corrélation la sensibilité des documents mis à disposition et le niveau d’engagement de l’acheteur.
Un premier volet de documents sera constitué des principaux documents non confidentiels.
Un second volet, d’accès plus restreint et suivi, proposera des documents confidentiels qu’il est possible de communiquer sous accord de confidentialité et ce, à la demande.
Enfin, les documents hautement confidentiels, qui touchent notamment au secret d’affaires, seront proposés à consultation supervisée, et/ou partielle, et seulement si le cédant le veut bien.
Conclusion
La due diligence de la PI est une étape cruciale qui permet à l’acquéreur d’apprécier la qualité d’un portefeuille de PI et d’identifier les risques et faiblesses éventuelles qui impacteraient sa valeur. Pour le cédant, bien s’y préparer lui permettra de rectifier le tir sur les faiblesses ostensibles qu’il aurait repérées en amont. Et lors de la due diligence, de démontrer autant que possible la plus-value potentielle que revêt ses droits de PI aux yeux de l’acquéreur.
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